La Sezione prima civile della Corte di cassazione, con la sentenza del 20 luglio 2023, n. 21738, si è pronunciata in tema di tutela del marchio dotato di rinomanza, affermando i seguenti principi di diritto:
“Ai fini dell’accertamento della nullità di un marchio che si assuma simile ad altro che sia dotato di rinomanza ex art. 12, comma 1, lett. e), c.p.i., occorre prendere in esame la rinomanza di quest’ultimo al momento del deposito del primo, mentre ai fini del giudizio di contraffazione tra segni ex art. 20, comma 1, lett. c), deve guardarsi alla sua rinomanza nel momento in cui il marchio registrato per secondo ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione”;
“Ai fini dell’accertamento della nullità della registrazione ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i. e dell’accertamento dell’uso vietato del segno che si assuma simile ad altro marchio denominativo precedentemente registrato, a norma dell’art. 20 comma 1, lett. b), c.p.i., non rilevano le modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui sia stata lamentata la contraffazione, dovendosi piuttosto guardare a come il detto segno sia stato depositato e registrato“.
La pronuncia trae origine dal ricorso proposto da una società titolare di alcuni marchi nazionali e di un marchio comunitario per prodotti di abbigliamento e calzature, che si era rivolta al Tribunale competente per ottenere l’accertamento che l’adozione e l’uso, da parte altra società, del segno costituivano contraffazione dei suoi marchi, oltre che atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 2, c.c.
Risultata soccombente sia dinanzi al Tribunale sia davanti alla Corte di Appello, proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra i plurimi motivi di doglianza, la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, lett. e), 20, lett. c), e 25 c.p.i. (D.Lgs. n. 30 del 2005) con riguardo al tema della notorietà del marchio di cui risultava titolare, negata dalla Corte territoriale.
La S.C. ha accolto il motivo di ricorso della società attrice affermando che, per quel che concerne la declaratoria sulla nullità dei marchi successivi, “i Giudici del merito dovevano evidentemente verificare se alla registrazione dei marchi si frapponesse l’impedimento di cui all’art.12, lett. e): a tal fine l’indagine circa la rinomanza dei segni in questione andava condotta avendo riguardo all’epoca del deposito del primo dei marchi “(Omissis)” (anno 1999, come è pacifico), non ad epoca successiva”.
Ad una soluzione parzialmente differente è giunta la Corte con riferimento all’accertamento dell’illecito contraffattivo. La S.C. si è riportata ad un precedente indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia (Corte giust. CE 27 aprile 2006, C145/05, Levi Strauss & Co.), secondo cui il diritto del titolare alla tutela del suo marchio contro le lesioni di quest’ultimo non sarebbe nè effettivo nè efficace se non permettesse di prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui si è iniziato l’uso del segno che lede il suddetto marchio. Conseguentemente, ha evidenziato che, per determinare la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisito in funzione della sua capacità distintiva, il giudice deve prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui il segno, il cui uso lede il suddetto marchio, ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione. Accertata l’erronea individuazione, da parte dei giudici del merito, del momento in cui va collocato l’accertamento della rinomanza, la S.C. ha affermato che “il Giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo accertamento della detta qualità dei marchi della ricorrente, avendo riguardo al momento in cui venne domandata la registrazione e si intraprese l’utilizzo dei marchi “(Omissis)“.
La Corte ha inoltre affermato che, ove fosse accertata la rinomanza dei marchi, dovranno considerarsi inibiti la registrazione e l’uso dei marchi dell’altra società quali che siano i prodotti da essi contrassegnati, in quanto il marchio rinomato gode di tutela extramerceologica.
La Suprema Corte, in accoglimento di un separato motivo proposto dalla società ricorrente, ha inoltre precisato che il giudizio relativo al rischio confusorio determinato dalla somiglianza dei marchi, quando impiegati per prodotti o servizi identici o affini, può riguardare segni che presentino una differente caratterizzazione (per essere l’uno denominativo e l’altro al contempo denominativo e figurativo). Ciò premesso, ha però evidenziato che, ove si tratti di accertare la nullità della registrazione ex art. 12, comma 1, lett. b), o l’uso illecito del segno che sia simile ad altro marchio precedentemente registrato, a norma dell’art. 20 comma 1, lett. b), occorre guardare a tale titolo di privativa, e cioè al segno oggetto di deposito e registrazione, non al modo con cui esso venga utilizzato dall’avente diritto.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata dalla società titolare del primo marchio “rinomato” ed ha rinviato la causa alla Corte di appello competente, che dovrà fare applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte, sopra riportati.
